Hoy en día muchas personas y negocios operan sin registrar su marca o nombre comercial porque dicho trámite cuesta alrededor de unos 144 € de tasas administrativos. En cambio, otras personas desean registrar su nombre o marca antes de tomar en cuenta una serie de cuestiones preliminares para que esta realmente consiga una protección real y efectiva. Por ese motivo, desde Ruiz Prieto Asesores hemos querido crear una mini guía sobre las cuestiones previas o gestiones que tenemos que hacernos antes de proteger una marca o nombre comercial.
En la actualidad, es muy frecuente que ciertas personas busquen nombres que generen confusión de otros negocios; que están funcionando adecuadamente para aprovecharse de su notoriedad para hacer ventas o vender servicios profesionales. En caso que nuestra marca o nombre no esté registrado en el Registro de la Propiedad Intelectual, poco podremos hacer para defendernos jurídicamente.
Podemos afirmar que por lo general, cuando nos planteamos registrar una marca o nombre comercial; casi nunca tenemos en cuenta una serie de cuestiones previas que resulta conveniente plantearse antes de realizar el pertinente registro para garantizar la protección de nuestro nombre o marca.
Desde nuestra experiencia como asesores jurídicos, es aconsejable seguir una serie de pasos antes de acudir al registro:
Cuestión Nº 1. ¿Es aconsejable diseñar primero los prototipos y productos promocionales?
Cuando queremos diseñar una marca o nombre comercial, es conveniente acudir a expertos que te diseñen esos productos promocionales y; elaboren tu logotipo y signos distintivos.
Ahora bien, antes de terminar el proceso es conveniente contar con el apoyo de un asesor jurídico experto en propiedad Industrial e Intelectual que os guie tanto a expertos en diseños como al cliente a elaborar un signo distintivo que cumpla con la normativa vigente.
Lógicamente, desde un punto de vista del marketing, acudir a un profesional que diseñe el producto promocional te aportará un valor para generar ventas; siempre y cuando no vulnere la Ley de Marcas, ya que puede que un tercero reclame sus derechos y te denuncie por competencia desleal. suponiendo un costo por el diseño y producción de esos productos y los sofocos que supone enfrentarse ante una controversia civil y mercantil.
Cuestión Nº 2. ¿Comprar antes el dominio de nuestro nombre comercial o después?
Existe la creencia errónea que si compramos un dominio o varios con un determinado nombre comercial, inmediatamente no va a existir ningún tipo de problema para conseguir el título de propiedad de la misma.
No obstante, tener la propiedad de un dominio no garantiza ninguna protección, solamente que has comprado la licencia para utilizar ese nombre a o ser que alguien que tenga registrado dicho nombre o marca lo reclame. De hecho, si un tercero ha registrado previamente el nombre o marca que utilizas en ese dominio, puede reclamarlo judicialmente a pesar que tú estés pagando dicho dominio. Lógicamente si utilizas ese nombre con buena fe y desconocimiento de la existencia de esa marca o nombre comercial, el demandante deberá pagarte únicamente el precio he dicho dominio y tú deberás de entregar el mismo a su legítimo dueño (art. 51.1.b Ley de Marcas).
Por ese motivo, el primer paso para nosotros es acudir a la Oficina Española de Patentes y Marcas para conocer si dicho nombre o marca comercial ya están registrados por una tercera persona.
¿Por qué ocurre esto?
Sencillamente porqué el registro de dominios tiene unas normas y funcionamiento ajeno al registro de Patentes y Marcas y los datos no están cruzados. De hecho, el registro de nombres de dominio se rige por su propia legislación nacional e internacional -en función del tipo de dominio-, mientras que el registro de Patentes y Marcas se rige por sus leyes especiales mercantiles y la normativa de la Unión Europea.
En caso de controversia, hay que acudir a los mecanismos de Arbitraje o ante la Justicia dependiendo de cómo queramos solucionar la controversia.
Gracias a consultar este registro, podemos observar hasta que tiempo está protegido dicho nombre o marca comercial (normalmente 10 años).
Además, los órganos registrales competentes al solicitar el nombre comercial nos indicarán si existe un riesgo de originar confusión con una marca o nombre comercial ya registrados. Lógicamente la confusión se genera también si coincidimos en el mismo sector; ya que si existe otro Ruiz prieto pero que se dedica a vender geles y mascarillas, se deduce que no es el asesor fiscal, laboral y jurídico que escribe en este blog.
Si existe una denominación social de una sociedad que está operando, ésta en cambio sí tiene un poder para denegar el registro de la marca comercial o nombre, ya que el Registro mercantil si protege (el de dominio no) en el ámbito de competencia desleal. En caso que una sociedad observe que concurren los requisitos del art. 9.1.d. de la Ley de Marcas podrá acudir a los tribunales para solicitar la nulidad de dicha inscripción.
Cuestión Nº 3. ¿Mi signo distintivo cumple con la normativa?
La competencia desleal no solamente se aplica a nombres y denominaciones, sino también a los signos distintivos que se utilizan.
El signo distintivo son los logotipos, colores y rótulos… que identifican una marca o nombre comercial.
Como ya hemos reseñado en el epígrafe anterior, dos marcas pueden tener un nombre igual o similar, siempre y cuando no sean utilizados por empresas que se dediquen a las mismas o similares actividades mercantiles. Por ejemplo, O2 puede ser utilizado en el nombre de una telefonía móvil y en un gimnasio. Ambas se dedican a otra actividad y emplean otros colores y signos distintivos.
Por ese motivo, recomendamos hacer una búsqueda exhaustiva tanto en Internet como en el registro de Marcas y patentes antes de proceder a un registro. También es recomendable acudir al Registro Mercantil por si existiese una sociedad operativa con esa denominación social; asimismo, hay que acudir a los registros de la Unión europea por si existiese un riesgo de vulnerar la propiedad intelectual en Europa.
En efecto, es siempre conveniente contactar con un asesor jurídico especializado en propiedad Industrial e Intelectual que te garantice que ha consultado previamente todos los registros para que no tengas sorpresas más tarde.
Cuestión Nº 4. ¿Y si ese nombre o marca comercial estaban registrados, pero ya no operan en el mercado?
Existe la posibilidad de que la marca que se intenta registrar sea similar a una sociedad, marca o nombre previamente registrado y que no opera en la actualidad.
Si ésta marca, denominación social o nombre comercial fuesen especialmente notorios; por ley se impide registrar dicha denominación en una marca o nombre comercial (artículo 8.1 de la Ley de Marcas) para evitar confusiones.
De esta manera, resulta imposible aprovechar la fama de una empresa o proyecto que por determinadas razones dejó de operar en el mercado.
Cuestión Nº 5. ¿Y si ese nombre o marca comercial vulneran el ordenamiento jurídico?
El registro de una marca o nombre comercial también debe tener en cuenta que el signo distintivo que se emplee no vulnere el ordenamiento jurídico español y de la Unión Europea.
En ambos casos, se prohíbe expresamente aquellas marcas y signos distintivos (artículo 9 de la Ley de Marcas) que:
- a) Los que carezcan de carácter distintivo.
- b) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- c) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
- d) Los que puedan inducir al público a error; por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, entre otras.
Cuestión Nº 6. ¿Si accedo al OEPM, tengo ya el 100% de éxito para proteger mi marca o nombre comercial?
Lamentablemente no. Acceder al registro de la OEPM no garantiza que la marca se proteja con éxito; pues hay que cumplir con todos los puntos reseñados anteriormente y; además, cumplir con todas las disposiciones normativas que tiene la Ley de Marcas tanto a nivel nacional; como el Reglamento de la Unión Europea (REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO).
De ahí que sea aconsejable acudir a un profesional para que te guíe en todos los pasos y cuestiones anteriormente reseñados. Por ese motivo, hemos elaborado esta mini guía sobre las 6 cuestiones esenciales que debemos hacernos para PROTEGER una marca o nombre comercial.
Es conveniente que al solicitar presupuesto de este trámite, el profesional le haga una hoja de encargo; diferenciando las tasas administrativas y los honorarios de esos profesionales.
Enrique Ruiz Prieto
¡Hola! Soy abogado, consultor jurídico de empresas y asesor fiscal y laboral. Amo los viajes, las historias y las narraciones, la tecnología, la justicia social y el emprendimiento. Si te gustan estos temas, te invito a quedarte y leer mi blog, donde te enseñaré a comprender el apasionante mundo del derecho y el funcionamiento de las tecnológicas digitales.
