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¿Cómo se registra una marca?

En la actualidad, cada vez es más fácil hacer operaciones al exterior con otras empresas, proveedores y usuarios. Hoy en día, un pequeño negocio, puede ofrecer sus servicios a otras localidades sin tener presencia física en esa ciudad, de ahí que cada vez haya más competencia en Internet para llevarse el mercado de ese producto o servicio.

Si vas a operar en Internet, son muchas las razones del porqué debes registrar una marca comercial, pues es la única manera de obtener un monopolio legal sobre el nombre/imagen de un producto o un servicio

Si no registras la marca de tu producto o servicio, corres el peligro que otros se adelanten y te perjudique en materia de competencia desleal.

¿Cómo registrar una marca o nombre comercial?
¿Cómo registrar una marca o nombre comercial?

¿Por qué registrar una marca comercial?

Si te planteas registrar una marca comercial, es imprescindible que conozcas los motivos del porqué hacerlo. Básicamente son dos motivos:

  • 1) El primer motivo es estar seguros de que podemos utilizar el nombre que hemos escogido y; nadie nos puede denunciar por competencia desleal y por vulnerar su marca comercial.
    • En algunos casos, el nombre comercial que hemos escogido, ya lo tiene asignado un producto o servicio. También puede que lo tenga escogido una sociedad mercantil. En este caso, si salimos al mercado con este nombre podemos enfrentarnos a una demanda judicial.
    • Mediante el registro de una marca, la entidad donde registremos la misma (normalmente la Oficina Española de Patentes y Marcas o OEPM en España) nos emite un certificado por el cual eres el propietario del uso de ese nombre registrado. Si alguien se aprovecha de notoriedad, podremos nosotros emprender acciones judiciales contra esa compañía.
  • 2) Para mí, el segundo motivo es obtener un monopolio legal sobre el nombre del producto o servicio.
    • Gracias a tener ese monopolio, todo aquello que induzca a confusión para aprovechar nuestros esfuerzos y notoriedad, podrán ser sancionados por la institución pertinente y nosotros reclamar los daños y perjuicios causados.
    • Muchos negocios emergentes no contemplan el registro de la marca como algo necesario, hasta que otro negocio o persona lanza un producto o servicios similar al nuestro, aprovechando la notoriedad que hemos creado. Para tener la seguridad en el tráfico comercial, necesitamos protegernos antes que eso suceda.
    • De esta manera, todo el esfuerzo que hayamos realizado, no puede provocarnos unos grandes perjuicios ya que emprenderos acciones legales lo antes posible.

Además, el gasto por registrar tu marca o nombre comercial es un gasto deducible en tu actividad empresarial, ya seas autónomo o sociedad. Como contable puedo comentarte que ese gasto al menos te lo deduces en el IRPF o Impuesto Sobre Sociedades, soportando menos gasto de lo que supone contratar los servicios de un profesional.

Un ejemplo para que lo entendáis

Imaginaros que en 2010, un diseñador y programador de videojuegos realiza un videojuego y lo comercializa él mismo.

Años más tarde (2018), una gran empresa registra un nombre de otro videojuego hecho por ellos con ese mismo nombre y registra el nombre en el registro pertinente.

En 2020, se da cuenta que el desarrollar anterior tiene un videojuego de 2010 con el mismo nombre comercial y emprende una acción judicial contra él.

Si ese desarrollador lo hiciese registrado en 2010, esto no hubiese pasado.

Este caso es real.

Un desarrollador Indie que creó un videojuego denominado “Warzone” (2017) está teniendo problemas con Activision por un videojuego de esta compañía que hizo años más tarde, denominándolo como Call of Duty Warzone (2020).

Ahora mismo, ambos están en pleitos por la lucha de este nombre comercial. No sabemos quién ganará, pero el error del desarrollador Indie fue que no registro dicho nombre de su producto y Activision sí.

¿Cómo es el proceso de registrar una marca?

El registro de una marca puede parecer un proceso sencillo. De hecho, en España no necesitamos a un profesional para que nos lo tramite. En cambio, si queremos la protección del Registro de Marcas de la Unión Europea necesitamos un letrado especializado en la materia para que lo tramite en representación de nosotros.

No obstante, recomendamos que siempre contrates los servicios de un profesional, pues puedes cometer muchos errores y perder el dinero de la tasa administrativa depositada si no lo has hecho correctamente.

El primer paso, será contemplar si el nombre comercial ya está registrado en la OEPM o en el registro de Marcas de la Unión Europea. Además, también deberá asegurarse que dicho nombre no sea la Razón Social de una sociedad mercantil que preste los mismos servicios que nosotros, ya que las sociedades mercantiles están inscritas en el pertinente Registro Público y para que se le concediese dicho nombre, no podía existir razones sociales de otras empresas ni nombres comerciales registrados.

Por ese motivo, recomendamos siempre acudir a un profesional, ya que él nos asesorará adecuadamente de qué podemos registrar; nos aconseje cuanto debemos pagar de tasa administrativa, pues estas van en función de los servicios que realicemos, etc.  

Y, sobre todo, nos represente ante la OEPM en caso que haya una oposición o un rechazo por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

Normalmente, las fases para registrar una marca son las siguientes:

  • 1) Realizamos la solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
  • 2) La OEPM revisará de oficio un examen y determinará si la marca solicitada está en curso de alguna prohibición absoluta que impida su publicación.
  • 3) Si la marca supera este primer examen, la marca es publicada en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial (BOPI).
  • 4) Desde la publicación en el BOPI, cualquier persona puede presentar oposición contra la solicitud de marca durante 2 meses.
    • En caso de producirse la oposición, se trasladará dicha oposición al solicitante para que proceda a contestarle.
    • Más tarde, la OEPM resuelve dicho expediente en base a los argumentos que se hayan presentado, concediendo o denegando la solicitud de marca. 

¿Por qué contratar los servicios de un profesional?

A la hora de contratar los servicios de un profesional para registrar nuestra Marca, tenemos que preguntarle si en dicho presupuesto se incluye un asesoramiento posterior mientras dure la Marca Comercial.

Empresas como CINVENTO ofrecen 10 años de asesoramiento legal en sus servicios, incluyendo las reclamaciones por copiar contenidos; asesoramiento si procede la venta de licencias para comercializar el producto e; incluso, consultoría en caso que deseemos vender nuestra marca comercial.

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de registrar una marca comercial

A la hora de registrar una marca se debe tener en cuenta algunos elementos, ya que el coste de registro de una marca depende de dos variables:

  • 1) Lista de productos y servicios que queremos proteger en nuestra marca. Podemos tener muchos productos o servicios, pero por cada uno de ellos hay que pagar una tasa administrativa. Hay que saber cuáles de ellos son los que debemos proteger para evitar problemas en un futuro.
    • Los productos y servicios se clasifican mediante la clasificación de Niza en 45 clases. Hay que escogerlos adecuadamente para evitar problemas en el registro, pero también que nos proteja realmente.
  • 2) Otra variable es el territorio. Podemos registrar la marca tan sólo en España (OEPM), pero en muchas ocasiones necesitamos una marca protegida a nivel europeo. La ley es clara, solo se tiene derecho sobre la marca en aquellos territorios donde ha sido registrada; de ahí que sea interesante invertir en el registro de la marca en aquellos territorios donde se esté utilizando el producto o servicio. 
  • 3) La duración de los derechos otorgados por el registro. Aunque no es una variable que influya en el precio, si tenemos que saber que en España y en la UE se concede una protección de 10 años una vez registrada la marca o nombre comercial. Una vez concluido el tiempo, el interesado podrá renovarla por otros 10 años.

Enrique Ruiz Prieto

¡Hola! Soy asesor jurídico, fiscal y laboral. Amo los viajes, las historias y las narraciones, la tecnología, la justicia social y el emprendimiento. Si te gustan estos temas, te invito a quedarte y leer mi blog, donde te enseñaré a comprender el apasionante mundo del derecho y el funcionamiento de las tecnológicas digitales.

Sumario
¿Cómo registrar una marca o nombre comercial? Derecho mercantil
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¿Cómo registrar una marca o nombre comercial? Derecho mercantil
Descripción
Todos los negocios con proyección y presencia en Internet deberían registrar una marca o nombre comercial. Descubre cuales son los pasos.
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Editor
Ruiz Prieto Asesores
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